5. Folgen für die Unternehmen

6.1 Urteil vom 06.03.2014, C-409/12 (Europäischer Gerichtshof)

In der Praxis erfordern Streitigkeiten um die Markenrechte immer wieder gerichtliche Entscheidungen. Kommt es zur Vermischung des Markennamens und der Gruppe der Produkte, dann ist dies ein Grund für Konkurrenten, den Verlust der Markenrechte zu beantragen. In der Regel wehren sich die Markeninhaber gegen diesen Schritt, wodurch eine gerichtliche Entscheidung notwendig sein kann. Dabei können die Fälle eindeutig oder durch verschiedene Umstände verkompliziert sein.77

6.1.1 Allgemeine Beschreibung

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 06.03.2014 befasste sich mit dem Verlust des Markenrechtschutzes. Voraussetzung für den Verlust ist die Untätigkeit beziehungsweise das Verhalten des Inhabers der Marke. Als Untätigkeit wird hierbei beispielsweise das Unterlassen der Verwendung der Marke für die eingetragene Ware. Es stellte sich jedoch die Frage, wann eine Untätigkeit des Markeninhabers vorliegt und welche weiteren Voraussetzungen erfüllt sein müssen.78

Der Hintergrund für das Urteil war der Rechtsstreit zwischen Pfahnl Backmittel GmbH und der Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH. Es handelt sich um Gesellschaften des österreichischen Rechts. Streitthema war die eingetragene Wortmarke KORNSPITZ. Die besondere Situation ergab sich dadurch, dass die Produkte nicht direkt an die Endkunden vertrieben wurden, sondern das es sich zum großen Teil um Backmischungen handelte, welche von Bäckern genutzt wurden. Somit war es für die Endkunden nicht mehr ersichtlich, dass eine bestimmte Marke hinter dem Produkt stand. Es kam daher zu einer Vermischung zwischen dem Markennamen und der Gattung.79

77 Vgl. EuGH C-409/12 78 Vgl. EuGH C-409/12 79 Vgl. EuGH C-409/12

6.1.2 Hintergründe zu den beiden Parteien und zu den Ereignissen

Inhaberin der eingetragenen Marke KORNSPITZ ist Backaldrin. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Backmittel, Backwaren und Teiglinge. Unter der Marke werden Backmischungen hergestellt, die vorwiegend an Bäcker ausgeliefert werden. Aus den Backmischungen werden anschließend Brötchen mit einer an den Enden spitz zulaufenden Form gefertigt. Die belieferten Lebensmittelhändler und die Bäcker haben von Backaldrin die Erlaubnis erhalten, die Brötchen unter der Markenbezeichnung zu verkaufen. Die Eintragung als Marke ist den Mitbewerbern und der Mehrzahl der Bäcker bekannt.80

Allerdings ist es nun zu Unstimmigkeiten zwischen Pfahnl und Backaldrin gekommen. Während Backaldrin angibt, es sei sowohl unter Mitbewerbern als auch unter Bäckern bekannt, dass hier eine Marke und somit die Bezeichnung eines bestimmten Produkts vorliege, argumentiert Pfahnl, streitiges Zeichen werde von den Endverbrauchern mittlerweile als eine Gattungsbezeichnung für eine bestimmte Art von Brötchen verwendet. Das Kennzeichen sei nicht mehr der Hersteller sondern die besondere Form der Brötchen. Sind diese an den Seiten spitz zulaufend, dann würden sie von den Kunden als KORNSPITZ bezeichnet werden, unabhängig davon, wer der Hersteller der Brötchen sei, beziehungsweise ob es sich um eine Backmischung von Backaldrin handelt oder nicht. Pfahnl führte zudem an, dass Backaldrin an der Entwicklung selbst eine Mitverantwortung beziehungsweise die Schuld trage. Möglich sei diese Entwicklung, da die Bäcker es unterließen, ihre Kunden über die Markeneigenschaft des KORNSPITZES zu unterrichten. Die Bäcker würden außerdem nicht darauf achten, ob die Brötchen auch wirklich mit der eingetragenen Backmischung hergestellt würden. Es hätte in der Praxis bereits eine Vermischung zwischen den Eigenschaften der Brötchen und der Marke gegeben. Für die Endkunden sei mittlerweile nicht mehr der Hersteller entscheidend.

Zudem hätte der Inhaber der Marke bestimmte Pflichten unterlassen und die Bäcker, also die Verkäufer, nicht ausreichend angewiesen, die Markenzugehörigkeit zu kennzeichnen.81

Da Pfahnl den Verfall der Marke wünschte, stellte das Unternehmen am 14. Mai 2010 einen entsprechenden Antrag. Pfahnl berief sich hierbei auf § 33b des Markenschutzgesetzes. Am 26. Juli 2011 wurde diesem Antrag durch die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes stattgegeben. 80 Vgl. EuGH C-409/12 81 Vgl. EuGH C-409/12

Backaldrin wollte sich mit diesem Urteil nicht abfinden und erhob daher Berufung. Das Begehren wurde dem Obersten Patent- und Markensenat vorgelegt. Das Gericht wollte zunächst einmal klären, welche Rolle den Abnehmern zuteil kommt. Im vorliegenden Fall ergab sich eine Verkomplizierung, da die unter der Marke eingetragenen Waren für verschiedene Kundengruppen bestimmt sind. Spricht man von den Endabnehmern der Backmischung, dann handelt es sich um Bäcker und Lebensmittelhändler. Die Abnehmer der durch die Bäcker und Lebensmittelhersteller gefertigten Brötchen hingegen sind die Endkunden, also die Konsumenten der Backwaren. Da sich die gesetzliche Regelung auf die "im geschäftlichen Verkehr gebräuchliche Bezeichnung"82 bezieht, muss geklärt werden, um welchen geschäftlichen Verkehr es sich handelt und wie daher die Regelungen auszulegen sind. Nach erster Bestandsaufnahme kam vom Oberste Patent- und Markensenat erkannt, dass der Berufung stattzugeben ist. Die Marke sei nicht für die Brötchen sondern für die Roh- und Zwischenprodukte eingetragen. Es handle sich um Mehle und Getreideprodukte, die zum Backen der Brötchen vorgesehen sind und nicht um die fertigen Erzeugnisse, welche an die Endkunden abgegeben werden. Die Marke KORNSPITZ war jedoch nicht nur für die Backmischungen sondern auch für feine Backwaren und Backwaren eingetragen. Dieser Bereich wurde getrennt betrachtet und bewertet. Der Gerichtshof wurde daher vom Oberste Patent- und Markensenat (OPM) um eine Vorabentscheidung ersucht. Fraglich war, ob ein Markenverfall auch dann möglich ist, wenn die Marke nur in der Wahrnehmung der Endabnehmer aber nicht unter den Verkäufern zu einer allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für eine Gattung geworden ist.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ein Unterschied zwischen dem vom Hersteller verkauften Produkt und dem Endprodukt besteht.

Es wurde offen gelassen, ob zur Klärung des Sachverhaltes eine Umfrage bei den Endverbrauchern in Frage kommt und durchgeführt werden muss. Der Oberste Patent- und Markensenat setzte nun das Verfahren aus und legte dem Gerichtshof verschiedene Fragen zur Vorabentscheidung vor. Es sollte zunächst einmal folgendes geklärt werden:83

1. Frage: Es sollte durch den Gerichtshof geklärt werden, ob entsprechend Art 12 Abs 2 der Richtlinie 2008/95 eine Marke dann zur gebräuchlichen Dienstleistungs- oder Warebezeichnung geworden ist, wenn:

82

Richtlinie 2008/95

83

a) Händlern, trotz des Wissens um die Bedeutung der Bezeichnung als Erkennungsmerkmal zum Herkunftshinweis, den wahren Sachverhalt gegenüber den Endverbrauchern nicht mehrheitlich kommunizieren.

b) die Endverbraucher aufgrund des in a) angeführten Sachverhaltes die Marke als übliche Gattungsbezeichnung verwenden.

Frage 2: Es sollte erörtert werden, ob im Sinne der Richtlinie 2008/95 eine Untätigkeit vorliegt, wenn der Inhaber der Marke untätig bleibt, auch wenn die Händler ihre Kunden nicht auf den Sachverhalt der Verwendung einer eingetragenen Marke hinweisen.

Frage 3: Es stellt sich schließlich die Frage, welche Rolle es spielt, dass der Wandel der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung in der Untätigkeit oder dem Verhalten des Markeninhabers begründet liegt, eine Verwendung der Marke als gebräuchliche Bezeichnung jedoch nicht für den Handel gelte. Hierbei wurde berücksichtigt, ob den Endverbrauchern eine gleichwertige Alternative für die Benennung der Produkte zur Verfügung gestanden hatte.

Bezüglich der ersten Frage wollte das Gericht klären, ob die Marke verfallen kann, sofern sie nicht aus Verkäufer-, sondern aus Endverbrauchersicht zur üblichen Bezeichnung erwachsen ist. Hierbei galt es, die Richtlinien 2008/05 hinsichtlich ihrer Auslegung zu untersuchen. Backaldrin sowie die französische und die deutsche Regierung und die Europäische Kommission waren der Meinung, dass ein Verfallen nicht gerechtfertigt sei. Die italienische Regierung und Pfahnl hingegen befürworteten das Verfallen der Marke.

Ein weiteres Kennzeichen ist die fehlende Beratung der Verkäufer. Es gehöre nicht zur allgemeinen Vorgehensweise, die Endkunden über die verschiedenen Angebote in Bezug auf die Herkunft zu beraten. Das Gericht stellte daraufhin fest, dass die Marke KORNSPITZ somit die Hauptfunktion, nämlich die Unterscheidungskraft nicht mehr erfüllen könne. Soweit der Markeninhaber durch Untätigkeit oder sein Verhalten die Verkäufer nicht dazu anleitet, die Kunden zu informieren, muss die Marke der Richtlinie entsprechend verfallen. Diese Ausführungen gelten ausdrücklich nur für die entstandenen Endprodukten, nämlich die Brötchen.84

Somit hat das Gericht die erste Frage beantwortet: Die Richtlinie ist in Bezug auf die Wahrnehmung durch den Endverbraucher auszulegen. Auch wenn der Hersteller seine Produkte an Bäcker vertreibt, ist die Verwendung der Marke im Sprachgebrauch bei den

84

Endkunden entscheidend. Es muss daher eine Untersuchung stattfinden, inwieweit die Endkunden den Namen mit der Marke in Verbindung bringen.85

Die zweite Frage wurde vom Gericht wie folgt beantwortet: Es antwortete auf die Frage, ob Untätigkeit bereits dann vorliegt, wenn der Markeninhaber Verkäufer nicht zur vermehrten Verwendung der Marke im Handel anleitet. Es müsse hierbei stets eine Interessenabwägung zwischen Markeninhaber- und den Mitwettbewerberinteressen stattfinden. Es dürfe nur dann ein Markenverfall stattfinden, wenn dieser durch Unterlassen oder Untätigkeit des Markeninhabers verursacht worden sei. Untätigkeit kann nach Auffassung des Gerichtes vorliegen, wenn nicht rechtzeitig entsprechende Maßnahmen durch den Markeninhaber ergriffen worden seien. Erlangt er Kenntnis über die Benutzung seines Zeichens durch Dritte, dann muss er auf sein ausschließliches Recht zurückgreifen und der widerrechtlichen Benutzung seines Zeichens widersprechen. Durch den Widerspruch vermeidet der Markeninhaber, dass es zur Entstehung einer Verwechslungsgefahr kommt.

Anträge auf die Unterlassung der Verwendung der Marke durch Dritte sollen dafür sorgen, dass die Unterscheidungskraft der Marke erhalten bleibt.

Die Untätigkeit des Markeninhabers kann jedoch noch auf vielen weiteren Wegen entstehen. Generell ist der Markeninhaber dazu verpflichtet, stets wachsam zu bleiben und die Unterscheidungskraft der Marke zu garantieren. Es muss alle Aktionen unterbinden, die die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigen könnten. Im vorliegenden Fall muss dem Hersteller somit vorgeworfen werden, dass er zu untätig gewesen sei. Er habe nach Auffassung des Gerichts keine ausreichenden Bemühungen unternommen, die Unterscheidungskraft der Marke zu erhalten. Obwohl ihm bekannt gewesen sein muss, dass die Verkäufer ihre Kunden nicht über die Herkunft informieren und keinen Bezug zur Backmischung herstellen, ist der Markeninhaber passiv geblieben. Somit ist ihm Untätigkeit entsprechend Art 12 Abs 2 der Richtlinie 2008/95 vorzuwerfen. Diese Frage musste jedoch noch vom vorlegenden Gericht abschließend geprüft werden, da das Gericht zunächst einmal nur allgemeine Ausführungen festlegte. Es musste im konkreten Fall noch nachgewiesen werden, welche Maßnahmen der Markeninhaber ergriffen hatte, um die Verkäufer zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Zusammenfassend kann die zweite Frage daher zunächst einmal wie folgt beantwortet werden:

Es ist als Untätigkeit auszulegen, wenn der Markeninhaber die Verkäufer nicht zu einer vermehrten Verwendung der Marke anregt.86

85

Vgl. EuGH C-409/12

86

Die dritte vorgelegte Frage bezog sich auf die Nichtexistenz von alternativen Bezeichnungen. Es musste geklärt werden, ob es für den Verfall einer Marke relevant ist, dass keine alternativen Bezeichnungen für eine Produktgruppe zur Verfügung stehen. In der Praxis würde sich für die Verkäufer und die Kunden das Problem ergeben, dass diese nur die Marke selbst als Bezeichnung verwenden könnten und keine Alternativen hätten. Das Gericht entschied hierbei wie folgt:87

Der Verfall der Marke ist unabhängig von dem Vorhandensein von alternativen Bezeichnungen. Es sind die Aussagen der Antworten auf die erste und zweite Frage zu berücksichtigen, ob weitere Bezeichnungen für ein entsprechendes Produkt existieren ist nicht relevant.

Somit musste das vorlegende Gericht bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigen, ob alternative Bezeichnungen zur Verfügung gestanden hätten oder nicht.88

6.1.3 Gerichtliche Entscheidung

Das Gericht bezog sich bei seiner Entscheidung auf die Ratsrichtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 und des Europäischen Parlaments. Die Richtlinie regelt, wie die Mitgliedstaaten das Markenrecht anzuwenden haben beziehungsweise welche allgemeinen Vorschriften gelten. Entscheidend war nach Auffassung des Gerichts die Frage, ob der Endverbraucher die Marke als eine gebräuchliche Bezeichnung wahr nimmt oder nicht. Um zu klären, ob den Inhaber der Marke eine Schuld trifft, muss entschieden werden, ob der Inhaber untätig war, also ob er es beispielsweise unterlassen hat, die Verkäufer anzuweisen, die eingetragene Marke auch für den Vertrieb zu verwenden. Für den Verfall der Marke sei es nicht ausschlaggebend, ob für die Ware, für welche die Marke eingetragen wurde, noch weitere Bezeichnungen existieren.89

Im Dokument Kriterien der Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung, unter Einbeziehung der EuGHJudikatur (ausgehend von OPM ecolex 2013,50) / eingereicht von Michael Kompek (Seite 36-41)